“青年律师如何从0到1”。

2011年苹果公司与三星智能手机商业外观侵权之争拉开序幕，2012年陪审团裁定苹果手机商业外观非功能性，可获得保护，三星手机侵犯苹果手机的商业外观，地方区法院予以支持。2015年美国联邦上诉巡回法院推翻了区法院的判决认为苹果手机注册的与未注册的商业外观具有功能性，不受保护。

商业外观是商品或服务的包装或外观的各构成元素的总体。其本质用途与作为商标使用的词汇相同，用来指明商品的来源。为此，对商业外观的保护可以促进竞争。而兰哈姆法43款中规定可保护的商业外观必须是非功能性的，因此，“功能性”判断是商业外观能否获得商标法保护的先决条件。“功能性”判断防止以保护公司的商誉来促进竞争的商标法，通过控制实用性产品来阻止合法的竞争。保护实用性是专利法的领域，授予发明人对产品设计或者功能以有限时间上的垄断来鼓励发明创造，保护期间结束后竞争者便可自由使用此项发明。如果一项产品的功能性特征可以作为商标获得保护，对于这项特征垄断的获得可以不考虑是否符合专利法的要求，并且能无限期延续。因此，排除“功能性”，商业外观才可能获得商标法的保护。

|　一、“功能性”判断的发展沿革

早在1909年，在kelloggo Co V. National Biscuit Co一案中，美国最高法院通过否定对Shredded全麦谷类食品“枕头”形状的商业外观的保护，形成了“功能性”判断的概念。随后，美国海关和专利上诉法院在Morton-Norwich中形成了判断“功能性”的四因素：（1）实用新型专利的存在揭示了设计实用性的优势；（2）广告材料中设计的发明人兜售设计的实用性优势；（3）竞争者对实用性等同设计的可用性；（4）暗示设计的结果是比较简单和便宜的制造方法的事实。原告销售的小麦片的形状是使用过期的外观专利，而正是外观设计专利存在的证据，成为了原告商业外观具有功能性的优势证据。几乎同一时期，最高院在Inwood Laboratories V. Ives Laboratories中论述，如果一项产品的特征对产品的使用或目的是必要的，或者对产品的成本或质量有影响，换言之，如果对这项产品特征的独占会使竞争者显著地处于与商誉无关的竞争劣势中，则这项产品特征是功能性的，不能作为商标使用。1995年，最高法院在QualitexCo. V. Jacobson Products Co.中处理单一颜色是否能注册为商标的同时，也论证了功能性的问题。单一颜色做为产品整体外观申请注册时，“功能性”判断适用通常会有效地阻止颜色枯竭的反竞争结果的产生。颜色作为一种标志能够识别出公司的产品和辨认来源，而不产生除此之外的其他功能时可以作为商标进行注册。

最高院在处理TrafFix一案中，延续了Morton-Norwich中对过期专利功能性的认定，认为TrafFix使用过期的专利作为产品特征正是说明此特征具有功能性的强有力的证据。原告双弹簧的设计重要目的是使其标志在狂风天气中依然矗立不倒，充分体现产品特征的功能性。除此，最高院在传统的功能性判断基础上，引入了美学判断，列出判断设计特征具有功能性的两个标准：（1）当这项设计特征对产品用途是必要的或者影响产品成品或质量：和（2）当这项设计特征是竞争必须的。联邦巡回法院认为最高院对TrafFix的解释没有改变先例Morton-Norwich，而其他巡回法院通常一致地认为TrafFix是两个对功能性不同相分离的测试：（1）传统“对成本和质量的影响”；和（2）替代性的“竞争必须性”——通常被称为美学功能性测试。各巡回法院在功能性判断测试的适用上各有不同，如第六巡回法院在Abercrombie & Fitch Stores, Inc V. American Eagle Outfitters中，首先判断是美学功能性还是传统实用功能性是争议的焦点，如果美学功能性是争议焦点则适用美学功能性测试，如果传统功能性是争议焦点，则适用传统功能性测试。还有一些巡回法院同时适用两个测试，不管争议焦点的功能性是传统实用功能性或者美学功能性，只要任何一个测试符合就可以认为产品的设计具有功能性。

1999年，美国第九上诉巡回法院，在Disc Golf案中，综合传统实用性和美学功能性测试，提出四因素：（1）产品设计是否产生出实用性的优势，（2）是否有可利用的替代性设计，（3）广告宣传是否兜售设计的实用性优势，（4）特殊的设计是否起因于比较简单或者便宜的生产制造方法。没有一个因素是决定性的，所有因素需要共同考虑。并且第九巡回法院指出，实用性优势的判断的关键不是针对于产品整体的实用性，而是诉称受保护的商业外观或商标中特定特征或者特征组合的实用性。问题的焦点不是产品是否具有功能性，而是产品被诉称为商业外观的这种特殊的形状和形态是功能性的。而可用的替代性的制造方法不应仅是理论性的或者推测的，应该有足够的替代性设计存在使给予这一商业外观予以保护而不会阻止竞争。

|　二、苹果手机商业外观的

|　功能性认定

苹果公司起诉三星公司的手机商业外观侵犯其未注册的商业外观与注册的商业外观，法院分别对两个商业外观的功能性进行分析，判决苹果公司未注册的与注册的商业外观因具有功能性而不受商标法保护。

未注册商业外观的判定

苹果公司声称其iphone 3G和3GS 产品中的构成主张的未注册商标的权利要求：

一个有平滑圆角的矩形产品；

一个平整清晰的平面覆盖在产品的前面；

一个在清晰平面下面的显示屏；

显示屏的上面和下面有大量黑色的边界线和更窄的边界线在显示屏的每一面。

当设备处于打开状态时，一行小圆点出现在显示屏上，一个矩阵的彩色正方形平滑圆角图标在显示屏中，和不变的与显示屏上其他图标分开的彩色正方形平滑圆角图标的底端尾部。

上诉法院适用上述的Disc Golf中的四因素判断苹果手机未注册商业外观的功能性。

（1）实用性优势

苹果公司辩称其未注册的外观设计不是为了设备不同寻常的可用性和提升更好的性能，而上诉法院认为这些都不是考量因素，要证明不具有功能性的一方负有举证责任证明其产品特征除了指示来源外不具有任何其他作用。

三星公司引用大量的证据证明苹果公司所诉求的未注册商品外观的每项权利要求都具有功能性。如圆角的设计可提升可放进口袋性和耐久性和矩形外形可以使容纳的显示屏最大化；平整清晰的表面覆盖在手机的前面可以帮助手指在大面积显示屏上点触操作；遮光板可以在手机掉落时为玻璃提供保护；显示屏的边界在最小化产品整体尺寸的同时容纳其他成分……苹果公司对上述证据未以反驳。

（2）替代性设计

这一因素要求替代性设计必须与所声称的商业外观提供同样的特征，苹果公司断言存在大量替代性设计，却没有证明任一替代性设计可以提供与所声称的商业外观相同的特征。

（3）实用性优势的广告宣传

苹果公司广告宣传的实质是给观看者展示“如何使轻弹、滑动、轻击和其他多种触屏方式简单易行。”其广告宣传清楚的传达出这样的信息，“触摸就相信”，配以展示用户的手在苹果手机用户图形界面上操作的画面。苹果没有证明，实质上，这些对触感屏幕用户界面的示例包含苹果公司所宣称的未注册商业外观的元素和为什么不是在兜售未注册商业外观的实用性优势。

（4）制造方法

苹果辩称“苹果手机的设计不是基于比较简单和便宜的制造方法”因为苹果现在所遭受的制造挑战是对苹果手机耐用性的考虑而不是对未注册的商业外观的设计。苹果公司的证人证明难题来自于选择“硬化钢”“非常高，高等级的钢”做为材料，来使苹果手机可以在摔落时幸存。持久性的优势是制造挑战的结果，然而，却落在苹果所定义的未注册商业外观的范围之外。对于组成苹果公司未注册商业外观的设计元素，苹果公司没有记录在案的证据证明它们不是比较简单和便宜的制造方法。

综上所述，苹果公司在Disc Golf任一因素下都没有证据支持陪审团裁决未注册商业外观的非功能性。

注册商业外观的判定

苹果公司“3470983”号联邦注册的商业外观，联邦注册提供了商业外观非功能性的初步证据。然而，如果得出功能性的结论，联邦注册是不足以挽救产品配置的商业外观。

苹果公司声称的权利要求包括苹果手机由银色边缘形成的圆角-矩形状和黑色背景框架下的主屏幕上的16个图标中的每一个的设计细节：

第一个图标绿描述了绿色背景下白色对话框中绿色字母“SMS”；

第七个图标描述了有黄色和橙色道路的地图，红色的大头针，和写着白色数字“280”的红色指针的蓝色路标；

第十六个图标描述了申请人镶嵌在橙色背景下白色媒体播放器图案的独特配置……。

苹果公司图标的设计是以“使用方便”为主旨，每个图标都是图形化的速记，“基于直观的图标使用产生瞬间的可识别性”。苹果手机设计图标的整体组合使用户可以迅速识别需要使用的特定应用，用户根据图标传递的信息，点触不同的图标，特定的功能就会在手机中显示。而“矩形的容器”是为图标提供“更多不动产”来容纳图标。

苹果手机的实用性优势来自于图标设计的组合表明商业外观需要整体考虑“而不是功能性部分的集合”。苹果公司却没有证明以触屏主导的圆角-矩形状下的16个图标的组合--每一部分都是以“使用方便”为设计主旨的整体组合却可以否每一元素的功能性。面对充分无争议的证据证明功能性时，在本案中，注册便失去了证据的重要性。因此，注册的商业外观不受保护。

|　三、结论

“功能性”判定是判断商品外观是否受保护的先决条件，判断标准太过宽泛，则将大量的商业外观排除在保护之列，过窄，则会对商业外观保护过度。美国最高院在TrafFix案中缩减了商业外观的保护后，依旧保持这种趋势。传统测试或美学测试，抑或同时适用的选择，不同类型的商业外观是否适用不同的判断标准，美国法院经过长期的“挣扎”，基本上形成了相对统一的判断标准。四因素的考量没有任一因素是决定性的，整体衡量各因素。

由于产品设计不仅可以获得商标法的保护而且还可能获得外观专利和著作权法的保护，对于商标法上如何适用“功能性”判定来确定商标法的保护范围显得至关重要。商业外观的功能性判断，应秉承商标法仅对提供“指示来源”功能的标志提供保护，而基于其他功能的产品设计，应该交由专利法或著作权法提供保护，划清各自的保护范围，避免越入其他法律的领域。

作者：高阳　来源：智合东方知识产权

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