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【海外同行】由B&Bv.Hargis案看美国TTAB的爱恨交织

发布日期:2015-04-29 阅读:

TTAB的爱恨交织

2015324日,这一天对美国商标审理与上诉委员会(TTAB)而言,无疑是爱恨交织的一天:

爱在,

当天,美国最高法院就持续了20年之久的B&BHargis案作出最终判决,认定法院就是否存在混淆可能性的问题上无需进行重新判定,直接采纳行政部门所做的决定。这无疑表明TTAB做出的决定在本案中对在后的诉讼具有争点排除的效力;

恨在,

以程序简洁为优势的行政程序很有可能在未来变得更为复杂和漫长,争议双方会耗费更多的时间向TTAB提交更多的证据,以满足其在之后的诉讼程序中适用争点排除规则所需的要件。这无疑极大地增加了TTAB的工作量,也间接拖延了注册程序的进程。

 

B&B v. Hargis

坐看TTAB爱恨交织之前,先来简要回顾一番案情:

原告(上诉人):B&B“SEALTIGHT”注册商标权利人,用于航天工业;

被告(被上诉人):Hargis,申请“SEALTITE”商标,用于建筑工程;

行政程序:原告的商标于1993年获得注册,在被告申请注册的商标“SEALTITE”2002年公告后,原告及时提出异议,认为该商标与其在先的注册商标存在产生混淆的可能性。TTAB根据原告出示的证据,认定两标识构成实质性相似使用在近似产品上,存在产生混淆的可能性,故驳回了被告的商标申请。Hargis未就TTAB的决定向地区法院提起诉讼。

诉讼程序:为了反对被告商标的注册,原告同时向美国地区法院提起商标侵权之诉。在地区法院对混淆可能性做出认定以前,TTAB已就该争点做出判定。遂原告主张TTAB已认定被告Hargis 的标识与自己的商标存在混淆可能性,法院应该受到该决定的约束,判决被告侵权。地区法院、第八巡回上诉法院均未支持原告的主张,原告向最高法院申请调案复审令,最终,最高法院撤销二审判决,认定此案中TTAB对于混淆可能性的判定具有争点排除的效力。

 

关键焦点:行政决定能否作为适用争点排除规则的基础?

 

何为争点排除规则

issue preclusion

根据美国学理的看法,争点排除规则属于既判效力规则的一种,表现为:对于同一争议点,如果在先的判决已经加以认定,那么在后的诉讼中可以避免重复考虑已经确定的某项事实或法律问题。(另一种是传统上,对诉或请求的既判力,即就某个已经做出判决的诉或请求,双方不得就该诉或请求再次提起诉讼)。

例如,A在意外事故中受伤并以B存在过失为由提起诉讼,BA存在共同过失作为抗辩理由。基于对A存在共同过失的认定,法院判决A败诉。之后,BA存在共同过失,就自己在同一事故中受到的伤害向法院提起诉讼。在第一个判决中法院对A 存在共同过失的认定可以在第二个诉讼中直接采纳,无需再次予以认定,这就是争点排除规则的效力。

 

本案能否适用争点排除规则?

1982年美国《判决重述》第二版对争点排除规则提出了3个具体的适用要求,简而言之:

1.争点必须是同一的(thesame),且为终局生效判决;

2.争点必须已经在第一个诉讼中被决定;

3.争点必须是裁判第一个诉讼所必须的。

双方在漫长的诉讼中就两点展开了激烈的讨论,第一,TTAB与法院认定的是否为同一争点;第二,TTAB做出的决定是否属于在先有效的终局判决。

关于第一点,第八巡回上诉法院认为,行政机关TTAB在判定是否存在混淆可能性时考虑的因素与地区法院考量的因素有所不同,因此二者不属于同一争点;

但是,最高法院在其判决中推翻了上诉法院这一认定,其认为,二者认定混淆可能性时,考虑的因素虽有不同,但这种不同非实质性的不同,而且这些细小的差异并不能排除对该规则的适用。最高法院还补充道,即使TTAB走的是与诉讼不一样的程序,只要其就同一争点得出了最终的认定,那么地区法院就应该尊重TTAB做出的决定

关于第二点,地区法院认为,TTAB的决定不属于法院做出的司法判决,因此不能适用争点排除规则。相反,最高法院在判决书中援引Astoria &Loan v.Solimino案,表明当国会授权行政机关解决争议时,法院会理所当然地认为国会在立法时既期待法院对行政机关已经处理过的争议适用争点排除原则,除非该原则会明显违背立法目的。此外,美国《判决重述》第二版第83条(1)款规定在满足与法院判决相同的例外和资质后,行政法庭做出的有效并终局的判决同样适用既判效力的规则。也就是说,除非国会在立法时明确排除适用该规则,否则在符合争点排除规则要件时,法院应当受在先行政决定的约束。

 

帷幕的背后

该案几经波折,由最高法院一纸判决落下了最终的帷幕。掀开帷幕的背后,我们可以看到,本案只是一个个例,行政决定要具备争点排除的效力还需受到诸多限制。例如,在TTAB就争议做出决定后,当事人可以向地区法院起诉讼请求重新认定,这样TTAB的决定将不再具有终局判决的地位,也就当然地不享有争点排除的效力。同样,如果TTAB审理时考虑的因素与法院考量的因素并非实质相同,则争点排除规则同样不得适用。

回到文章的开头,该案所带来的巨大影响正是TTAB爱恨交织的根本原因。

首先,最高法院的判决第一次确立,在商标诉讼中,对在先行政决定可以适用争点排除规则,这赋予了行政机关的决定以接近司法判决的效力,就这点说,TTAB是爱的。

其次,作为判决带来的连锁反应,纠纷双方在今后的行政程序中会花费更多的时间和精力,尤其在举证方面,纠纷双方可能基于获得在先行政决定的争点排除效力而不断提供可以支持其主张的证据,甚至因此拖延注册程序的进程。从这点而言,TTAB是恨的。

作者:乔桑 来源:智合东方

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